Vendita e subfornitura internazionale di beni che violano diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi
Avv. Mariaelena Giorcelli
Redattore
Introduzione
Una tematica complessa, che si presenta nell’ambito dei rapporti di vendita e subfornitura internazionale riguarda la responsabilità delle parti - venditore e acquirente, nel caso in cui i prodotti oggetto di vendita violino diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi. In alcuni casi, infatti, le merci consegnate possono incorporare componenti, software e know-how di diversi fornitori che sono protetti da marchi registrati, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. In altri casi, come nella fornitura, ad esempio, di prodotti del settore moda, tali prodotti possono essere realizzati sulla base di disegni e/o creazioni protette, a volte fornite dallo stesso acquirente, altre, prodotte e realizzate dal fornitore. La questione diventa ancora più complessa, nel commercio internazionale, quando, alcuni di questi diritti, sono protetti solo in un numero limitato di territori e non in altri. Si tratta di una tematica sempre più attuale considerando l’aumento del contenzioso in materia, sia tra venditore e acquirente, sia in cause tra il terzo titolare dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ed l’acquirente che, a sua volta, chiama il venditore “in garanzia” per vederne riconosciuta la responsabilità. E’ dunque fondamentale chiarire quale sia la responsabilità contrattuale delle parti laddove il bene oggetto di vendita violi un diritto industriale e/o intellettuale di un terzo. Si precisa che, il quadro normativo descritto in questo articolo, riguarda unicamente la disciplina della responsabilità contrattuale tra venditore e acquirente. Per quanto riguarda invece le possibili azioni dirette da parte del titolare del diritto di proprietà industriale e/o intellettuale nei confronti dell’acquirente e/o venditore, occorrerà fare riferimento alla normativa applicabile al titolo di diritto industriale e/o intellettuale in questione.
- La disciplina dettata dalla Convenzione di Vienna
L'assenza di una specifica clausola contrattuale relativa alla responsabilità del venditore per la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi non esonera il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo. Troveranno, infatti, applicazione, le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna l’11 aprile 1980 (nel seguito “Convenzione di Vienna” o “CISG”). Tale convenzione, ratificata dall’Italia, oltre che da 95 paesi al mondo, si applica alle vendite internazionali di merci tra un esportatore italiano e un acquirente straniero, salvo che la sua applicazione venga espressamente esclusa dalle parti o le parti scelgano, quale legge applicabile al contratto, la legge di un paese che non ha ratificato la suddetta Convenzione di Vienna.
In particolare, l'articolo 42 della Convenzione di Vienna prevede che:
“Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale:
a ) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o
b ) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari.
2. Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente:
a ) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o
b ) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.”
Si tratta di una disciplina piuttosto equilibrata, che fa ricadere sul venditore la responsabilità delle rivendicazioni e dei diritti di terzi basati sulla proprietà industriale o intellettuale a condizione che, quest’ultimo, ne sia a conoscenza o non possa non esserne a conoscenza al momento della conclusione del contratto. Viceversa, il fornitore non sarà responsabile laddove la violazione sia dovuta all’utilizzo di disegni, tecniche e specificazioni fornite dall’acquirente da cui è derivata la violazione dei diritti di terzi. Né l’obbligo del venditore di fornire beni liberi da diritti di proprietà industriale di terzi si estende ai casi in cui l’acquirente avrebbe dovuto/potuto sapere della violazione.
Intorno all’applicazione di tale articolo 42 CISG si è sviluppata una considerevole giurisprudenza, che occorre considerare per interpretare la portata della disciplina dettata dallo stesso. Ad es. in caso di fornitura di prodotti in violazione di marchi notori è stato ritenuto l’acquirente non poteva non essere a conoscenza della violazione dei diritti del terzo (Corte Suprema Israele 22/08/1993).
- Onere della prova
Ai sensi dell’art. 42 della CISG è l’acquirente ha l’onere di provare che il venditore sapeva o poteva sapere di violare diritti di proprietà intellettuale.
Caso – vendita internazionale di tessuti
In particolare nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Arnhem (Paesi Bassi) con sentenza del 21/05/1996, un acquirente olandese acquistava tessuti da un venditore italiano e li rivendeva ai propri clienti. Chiamato in causa da un terzo e condannato a risarcire a quest’ultimo i danni, per violazione dei diritti d’autore sui disegni (stampa) dei tessuti, agiva contro il fornitore, innanzitutto sulla base delle proprie condizioni di vendita (che prevedevano la responsabilità del fornitore in caso di danni derivanti, tra l’altro da violazioni di diritto d’autore) e in subordine sulla base dell’art. 42, della Convenzione di Vienna. La Corte d’Appello di Arnhem con decisione del 21/05/1996, respingeva la domanda dell’acquirente olandese sostenendo che, in applicazione dell’art. 42 CISG, l’acquirente non era stato in grado di provare che, il venditore italiano era a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, dell’esistenza dei diritti d’autore di terzi.
- Territorialità della protezione del diritti
Ai sensi della Convenzione di Vienna, il venditore non è responsabile per il solo fatto che possa esistere un brevetto o un altro diritto basato sulla proprietà industriale in qualsiasi parte del mondo, conseguenza che porrebbe un onere eccessivo a capo del venditore. Ma, ai sensi della suddetta Convenzione, il venditore può essere ritenuto responsabile nei confronti dell’acquirente solo se tale diritto esiste o è rivendicato in base alla legge dello Stato in cui i beni devono essere utilizzati, sia per rivendita che per altro motivo o, se tale Stato non risulta dal contratto, in base alla legge dello Stato in cui l'acquirente ha la propria sede.
Caso vendita internazionale di CD
Il caso affrontato dalla Corte suprema austrica (Oberster Gerichtshof) con sentenza del 12/09/2006, riguarda la vendita di cd tra un venditore tedesco e un acquirente austriaco di cd. Il venditore, a sua volta, si riforniva dei cd da un fornitore taiwanese, autorizzato a produrre e distribuire cd sulla base di un accordo di licenza con un terzo licenziante, titolare del brevetto relativo alla produzione dei cd. L’acquirente austriaco rifiutava il pagamento del prezzo, affermando che i beni acquistati non avevano una licenza adeguata. In effetti, il contratto di licenza tra il terzo e il fornitore taiwanese era terminato, proprio in prossimità della conclusione del contratto, a causa di una disputa sui compensi (royalties) intervenuta tra licenziante e il licenziatario taiwanese.
Tuttavia, la Corte Suprema austriaca ha escluso la responsabilità del venditore tedesco, ritenendo che, nel caso di specie, non era stato provato che il brevetto del licenziate fosse registrato in Austria (sede dell’acquirente). Il brevetto era invece registrato in Germania, dove l’acquirente aveva rivenduto i prodotti, ma poiché non era stata fornita la prova che le parti avessero considerato, al momento della conclusione del contratto, che tali beni sarebbero stati rivenduti in Germania (né, tra l’altro che il venditore fosse a conoscenza della disputa tra il suo fornitore taiwanese ed il licenziante), la Corte ha ritenuto che, non si poteva desumente se il venditore avesse violato o meno il contratto e ne ha conseguentemente escluso la responsabilità.
- Denuncia della violazione
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Convenzione di Vienna, l’acquirente perde il diritto di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Per termine ragionevole, deve intendersi il prima possibile. In assenza di una specifica clausola contrattuale al riguardo è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dal momento in cui l’acquirente riceva una contestazione da parte di un terzo che rivendica la titolarità del diritto di proprietà industriale e/o intellettuale. Tale termine però può non essere agevole da determinare e dunque è raccomandabile prevedere una clausola contrattuale che regoli i termini di denuncia che dovrà osservare l’acquirente.
Infine si precisa che il venditore non potrà avvalersi della decadenza prevista dall’art. 43, comma 1 della Convenzione di Vienna, laddove sia a conoscenza – o possa ragionevolmente ritenersi a conoscenza - della violazione del diritto del terzo (cfr. art. 43, comma 2 CISG).
- Conclusioni
A seconda della natura dei prodotti oggetto di vendita e del rischio di eventuali rivendicazioni di te
rzi di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale è raccomandabile rivedere i propri contratti per verificarne l’eventuale deroga alla disciplina dettata dalla Convenzione di Vienna e valutare l’inserimento di clausole che possano maggiormente tutelare gli interessi di ciascuna parte. Per esempio molto utili sono le clausole che, non solo, disciplinano il dovere di informare tempestivamente l’altra parte del ricevimento di una contestazione (fondata o meno) di una violazione di un diritto di proprietà industriale/intellettuale da parte di un terzo, ma che dettano anche quale debbaessere il comportamento delle parti, in genere di collaborazione e trasparenza, nella gestione della contestazione del terzo.
Il nostro studio è a disposizione per assistere le imprese nelle valutazioni, e modifiche contrattuali che si rendessero necessarie sulla base delle considerazioni sopra svolte.
Avv. Mariaelena Giorcelli